Kiedy lepiej chronić znak w kilku krajach zamiast w całej Unii Europejskiej?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą lub planujący rozszerzyć działalność na rynki zagraniczne bardzo często pytają nas o możliwości rejestracji znaku towarowego zagranicą. Jak to wygląda, ile kosztuje i na jakie kraje można rozszerzyć ochronę zarejestrowanego dotychczas w Polsce albo w Unii Europejskiej znaku towarowego? O tym i nie tylko dowiedzą się Państwo z dzisiejszego artykułu o wadach i zaletach europejskiego i międzynarodowego systemu ochrony znaków towarowych.

Rejestracja znaku towarowego na terenie Unii Europejskiej

Naszym klientom prowadzącym interesy w krajach Unii Europejskiej rekomendujemy rejestrację znaku towarowego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z siedzibą w Alicante. W tym przypadku w jednej procedurze uzyskujemy ochronę we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej, w tym również w Polsce. Tutaj należy podkreślić, że rejestracja znaku w EUIPO nie obejmuje państw europejskich nienależących do UE, takich jak Wielka Brytania (o wpływie Brexitu na ochronę znaków towarowych pisaliśmy tutaj i tutaj), Norwegia czy Ukraina.

Rejestracja w EUIPO jest szybka (standardowy czas rejestracji to około 5 miesięcy). Koszt rejestracji znaku towarowego zaczyna się od 850 euro (rejestracja w jednej klasie). Te atuty sprawiają, że klienci bardzo często decydują się na rejestrację znaku w EUIPO.

Pamiętajmy jednak, że przed dokonaniem zgłoszenia znaku należy wykonać skrupulatne badanie wstępne baz znaków towarowych: krajowych, międzynarodowych oraz unijnej, i upewnić się, czy w Unii Europejskiej oraz w poszczególnych państwach członkowskich nie został już zarejestrowany znak podobny. Przy zgłoszeniu znaku w Unii Europejskiej urząd EUIPO wysyła monit o wpływających podaniach do właścicieli wcześniejszych, potencjalnie kolizyjnych znaków, aby umożliwić im wniesienie w terminie sprzeciwu do zgłoszenia. Zgodnie z informacjami publikowanymi przez EUIPO, sprzeciw w procedurze unijnej jest wnoszony w przypadku jednego na pięć wniosków o rejestrację, a skuteczny sprzeciw może udaremnić całe zgłoszenie.

Zalecamy zatem powierzenie badania wstępnego wyspecjalizowanej kancelarii, której pracownicy mają bogate doświadczenie i wiedzą, jak odpowiednio przeszukiwać bazy pod kątem podobieństwa znaków.

A co jeśli okaże się, że w którymś z państw Unii Europejskiej został już zarejestrowany znak podobny i blokuje on rejestrację w innych krajach UE za pośrednictwem EUIPO? Albo jeżeli interesują Państwa rynki pozaeuropejskie i planują Państwo ekspansję na przykład na rynek chiński? Albo gdy swoją działalność prowadzą Państwo w Wielkiej Brytanii? W takiej sytuacji rozszerzenie ochrony na wybrane kraje europejskie niebędące członkiem Unii oraz kraje pozaeuropejskie umożliwia system międzynarodowy.

Międzynarodowy system ochrony znaków towarowego

Podstawą ubiegania się o rejestrację międzynarodową jest uprzednie zgłoszenie lub rejestracja – krajowa lub unijna – znaku towarowego. Międzynarodowa rejestracja koordynowana jest przez Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) z siedzibą w Genewie. Skutkiem takiej rejestracji jest ochrona znaku w państwach będących stronami Porozumienia Madryckiego i/bądź Protokołu do tego Porozumienia, dla których wyraźnie wniesiono o ochronę. A zatem analogicznie jak w postępowaniu przed EUIPO, za pomocą jednej procedury możemy uzyskać ochronę znaku towarowego w kilku państwach.To, jakie państwa obecnie są stronami Porozumienia Madryckiego i Protokołu do tego Porozumienia, można ustalić na przykład na stronie internetowej WIPO.

Jak wspominano, zgłoszenie międzynarodowe opiera się na zgłoszeniu krajowym lub europejskim. Zgłoszenie międzynarodowe musi zawierać taki sam znak towarowy oraz taki sam wykaz towarów i usług, które mają być objęte ochroną, jak znak w zgłoszeniu krajowym/europejskim oraz koniecznie musi zawierać wykaz państw, w których chcemy uzyskać ochronę. W przeciwieństwie do systemu europejskiego, gdzie rejestracja automatycznie obejmuje wszystkie państwa Unii Europejskiej, w systemie międzynarodowym to zgłaszający decyduje o zasięgu terytorialnym ochrony i wybiera konkretne kraje, a ilość wskazanych w zgłoszeniu państw przekłada się na wysokość opłaty urzędowej.

W przypadku Polski jako kraju pochodzenia zgłoszenie powinno być wniesione na formularzu MM2 za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP. Zgłoszenia do WIPO należy dokonać w języku angielskim lub francuskim, a cała procedura rejestracyjna trwa dość długo, nawet kilka lat. Dodatkowo do WIPO należy wnieść stosowne opłaty urzędowe we frankach szwajcarskich. Łączna opłata składa się z opłaty podstawowej w wysokości 653 CHF (znak czarno-biały) lub 903 CHF (znak kolorowy), dodatkowej kwoty 100 CHF za każdą klasę towarów/usług powyżej trzech, opłaty uzupełniającej 100 CHF za każde wskazane państwo lub – zamiast opłaty uzupełniającej – opłaty indywidualnej. Ze względu na skomplikowanie wyliczenia łącznej opłaty zalecane jest skorzystanie z kalkulatora opłat dostępnego na stronie internetowej WIPO (https://madrid.wipo.int/feecalcapp/). Poza opłatą we frankach szwajcarskich w przypadku zgłoszenia za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP należy pamiętać o opłacie w kwocie 600 zł pobieranej przez polski Urząd od wniosku o rejestrację międzynarodową.

Może wydawać się, że procedura przed WIPO jest skomplikowana, długa i kosztowna, zwłaszcza jeśli interesuje nas zgłoszenie kolorowego znaku w kilku klasach i kilku krajach. Dlatego też każdorazowo należy rozważyć, porównać i skalkulować, czy taka procedura jest opłacalna, gdyż może okazać się, że szybciej, taniej i łatwiej można zarejestrować znak bezpośrednio w interesującym nas państwie lub państwach.

W przypadku, gdy interesuje nas rejestracja znaku w państwie niebędącym członkiem Systemu Madryckiego, pozostaje nam wyłącznie droga zgłoszenia znaku bezpośrednio w urzędzie tego konkretnego kraju.

Co zatem wybrać?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ta bowiem zależy od wielu czynników. Dla porównania przedstawiamy kalkulację kosztów dla rejestracji znaku towarowego w Wielkiej Brytanii za pośrednictwem WIPO oraz bezpośrednio w brytyjskim Intellectual Property Office (UK IPO). Załóżmy, że chcemy zarejestrować w Wielkiej Brytanii znak graficzny kolorowy w 4 klasach. Taki sam znak mamy już zgłoszony/zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP.

W analizowanym przypadku wyliczenie kosztów jednoznacznie wskazuje, że rejestracja bezpośrednio w Wielkiej Brytanii jest znacznie tańsza. Poza tym postępowanie rejestracyjne znaku towarowego w UK IPO trwa znacznie krócej i może zamknąć się w okresie około 5 miesięcy.

Również w przypadku porównania rejestracji znaku w EUIPO i WIPO koszty związane z rejestracją przemawiają za EUIPO. Rejestracja znaku towarowego w jednej klasie w EUIPO to opłata urzędowa 850 EUR, a w czterech klasach – 1.200 EUR. Rejestracja barwnego znaku za pośrednictwem WIPO ze wskazaniem ochrony na kraje Unii Europejskiej to koszt rzędu 1.800 CHF + 600 PLN (dla jednej klasy) oraz 2.183 CHF + 600 PLN (dla czterech klas).

Powyższe symulacje nie są jednak regułą, zwłaszcza jeśli zależy nam na rejestracji znaku w krajach nienależących do Unii Europejskiej, a zwłaszcza – w krajach egzotycznych. Może się bowiem okazać, że w przypadku jednoczesnej rejestracji w kilku państwach łączna wysokość opłat będzie niższa dla rejestracji za pośrednictwem WIPO, a i sama procedura będzie znacznie prostsza (jeden wniosek zamiast kilku). W przypadku zgłoszeń bezpośrednich w kilku państwach trzeba liczyć się z kosztami tłumaczeń czy też wynagrodzeń profesjonalnych pełnomocników (w niektórych krajach zastępstwo profesjonalisty jest obowiązkowe), a często spełnić szereg dodatkowych wymogów i wypełnić wiele różnych formularzy. Ponadto wskazać należy, że rejestracja znaku za pośrednictwem WIPO gwarantuje ochronę w wybranych państwach od tej samej daty, co nie zawsze będzie realne do osiągnięcia przy rejestracji dokonywanej bezpośrednio w kilku krajach indywidualnie.

Każda rejestracja znaku towarowego wymaga indywidualnego podejścia, dlatego zachęcamy do konsultacji zgłoszenia z naszą kancelarią – pomożemy Państwu wybrać optymalną opcję. Mamy bogate doświadczenie w rejestracji znaków zarówno przed EUIPO, jak i WIPO, a dzięki współpracy z zagranicznymi kancelariami znamy wymogi, czas trwania postępowań i koszty zgłoszenia rejestracyjnego w wielu państwach świata.