„Messi” a „Massi” – oznaczenia podobne, a jednak różne, czyli dlaczego warto zweryfikować dostępność oznaczenia przed dokonaniem rejestracji znaku towarowego

Po niemal dziesięciu latach batalii sądowej Sąd Unii Europejskiej wydał korzystny wyrok dla Lionela Messiego, zgodnie z którym może on zarejestrować znak towarowy brzmiący analogicznie jak jego nazwisko.

Mogłoby się wydawać, że rejestracja znaku towarowego w postaci nazwiska zwłaszcza takiego, jak nazwisko światowej sławy piłkarza nie będzie szczególnie problematyczna. Jak należy zatem dbać o swoje interesy w zakresie praw własności intelektualnej?

Kontekst

W sierpniu 2011 roku piłkarz reprezentacji Argentyny wystąpił do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) o rejestrację unijnego znaku słowno-graficznego „MESSI” między innymi dla odzieży, obuwia i artykułów gimnastycznych i sportowych.

GGIVU4WGEGD2LJBLYJY6ACUKP3VAOGXK32MUOQNMPTR5R2WM5KYHI7ZPO5IIXV7LK3W4FZ4PN64CU

Nr zgłoszenia 010181154

Podczas trwania tzw. okresu sprzeciwowego spółka J.M.-E.V. E HIJOS, S.R.L. uprawniona do znaków słownych „MASSI”, wniosła sprzeciw wobec tej rejestracji, wskazując na prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd co do towarów takich jak odzież, obuwie, odzież ochronna. Co ciekawe, EUIPO sprzeciw ten uwzględnił.

Podobne czy niepodobne?

Znaki towarowe są porównywane na trzech płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej. Analizując sprawę, Urząd EUIPO doszedł do przekonania, że oznaczenia są podobne, ponieważ ich elementy dominujące, tworzone przez określenia „MASSI" i „MESSI", są prawie identyczne na płaszczyznach wizualnej i fonetycznej. Dodatkowo, organ stwierdził, że ewentualne rozróżnienie konceptualne będzie dokonywane w stosownym przypadku jedynie przez część właściwego kręgu odbiorców. EUIPO założyło bowiem, że nazwisko piłkarza rozpoznawalne jest wyłącznie w określonym kręgu odbiorców, czyli wśród fanów piłki nożnej lub, szerzej, osób interesujących się sportem.

Z decyzją EUIPO nie zgodził się Lionel Messi, który wniósł odwołanie, ostatecznie jednak oddalone przez organ. Piłkarz zdecydował się więc wystąpić do Sądu Unii Europejskiej o stwierdzenie o nieważności decyzji EUIPO. W 2018 roku Sąd UE wydał korzystny dla Lionela Messiego wyrok, stwierdzając, że wprawdzie oba oznaczenia są do siebie bardzo podobne pod względem fonetycznym, jednak to występujące między nimi różnice konceptualne są na tyle istotne, że znoszą stwierdzone podobieństwa wizualne i fonetyczne. Sąd stwierdził, że znacząca część właściwego kręgu odbiorców skojarzy oznaczenie „MESSI” właśnie z nazwiskiem sławnego piłkarza. Zdaniem Sądu Lionel Messi jest osobą powszechnie znaną, występującą w telewizji, co jest faktem powszechnie znanym.

Ustalenia te doprowadziły Sąd do wniosku, że potencjalni odbiorcy będą postrzegali określenie „MASSI” jako oznaczenie konceptualnie odmienne. Tym samym stopień podobieństwa między tymi dwoma znakami towarowymi nie jest wystarczająco wysoki, aby stwierdzić, że właściwy krąg odbiorców może uznać, że rozpatrywane towary pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa.

Postępowanie w sprawie rejestracji znaku „MESSI” pokazuje, że nawet oznaczenia, które wydają się być podobne pod kątem przykładowo fonetycznym, nie muszą być podobne względem siebie w sensie prawnym. Analogicznie – nawet jeśli na pierwszy rzut oka wydaje nam się, że znaki nie są do siebie podobne, to pod kątem prawnym urząd patentowy może dojść do odmiennych wniosków.

Podsumowanie

Mając na uwadze mnogość aspektów wpływających na kwestie postrzegania podobieństwa oznaczeń, warto przed zgłoszeniem znaku powierzyć analizę dostępności i czystości znaku specjalistom. W sprawach spornych przy ocenie podobieństwa oznaczeń należy uwzględnić zarówno całościową ocenę, jak i wszelkie elementy składowe, bazując na najnowszym orzecznictwie i tendencjach orzeczniczych.

Dział: Znaki towarowe

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Skontaktuj się z Kancelarią Prawa Gospodarczego Wiński

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
T. (+48) 71 79 400 90
F. (+48) 71 79 400 91
T. (+48) 22 122 88 42

godziny

Pn - Pt: 900- 1700
Sb - Nd: nieczynne

Wpisz swoje imię
Nr telefonu
Wpisz swój adres email adres email niewaściwy
Wpisz swoją wiadomość

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marek Wiński z siedzibą przy ul. Partyzantów 101/4, 51-679 Wrocław. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zapytania ofertowego. Masz prawo do wglądu, poprawiania i żądania usunięcia danych. Więcej: Polityka prywatności

Biuro Wrocław

ul. Leszczyńskiego 4 lok. 80
50-078 Wrocław

filia warszawa

ul. Mokotowska 1
00-640 Warszawa