Zgłaszając znak towarowy musimy zdecydować, gdzie chcemy go zarejestrować. Polscy przedsiębiorcy wybierają najczęściej pomiędzy zgłoszeniem krajowym w Urzędzie Patentowym RP a zgłoszeniem unijnym w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z siedzibą w Alicante. Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę podejmując decyzję o miejscu rejestracji?
Należy pamiętać, że znak towarowy jest chroniony wyłącznie na obszarze, na którym został zarejestrowany, dlatego miejsce zgłoszenia przekłada się bezpośrednio na zakres udzielonej nam ochrony. Wybierając właściwą procedurę, warto przeanalizować poniższe czynniki.
Miejsce prowadzenia działalności
Jeżeli prowadzona przez nas działalność koncentruje się w Polsce i nie planujemy wyjść z ofertą na inne rynki, rejestracja na terenie Unii Europejskiej będzie zbędnym wydatkiem, zwłaszcza na początku, kiedy dopiero rozpoczynamy budowanie naszej marki. Decydując się na zgłoszenie krajowe należy jednak liczyć się z tym, że nasz znak może zostać zarejestrowany bez naszej wiedzy i zgody w innym państwie. Jeżeli w przyszłości chcielibyśmy rozszerzyć ochronę na obszar Unii Europejskiej, takie zgłoszenie może skutecznie nam to uniemożliwić.
W tym miejscu warto podkreślić, że rejestracja unijna zapewni nam jednolitą ochronę na terenie wszystkich państw członkowskich, w tym także na terenie Polski.
Czas i koszty rejestracji
Procedura rejestracji znaku towarowego w Polsce i w UE jest podobna. W pierwszej kolejności urzędy weryfikują zgłoszenie pod względem formalnym i sprawdzają, czy nie zachodzą bezwzględne przeszkody rejestracji, a następnie dokonują publikacji zgłoszenia. Od tego momentu biegnie trzymiesięczny okres sprzeciwowy, w trakcie którego właściciele znaków kolizyjnych mogą zgłosić swój sprzeciw. Więcej informacji o postępowaniu sprzeciwowym znajduje się tutaj.
Z naszego doświadczenia wynika, że procedura unijna trwa krócej – okres sprzeciwowy w obu przypadkach wynosi trzy miesiące, ale EUIPO szybciej wykonuje czynności formalne na etapie składania wniosku, a następnie wydawania decyzji o rejestracji znaku.
Natomiast znaczące różnice pojawiają się w wysokości opłat urzędowych za zgłoszenie znaku. Procedura unijna jest zdecydowanie droższa: zgłoszenie znaku w jednej klasie to koszt 850 euro, podczas gdy opłaty za analogiczną rejestrację w Polsce wynoszą łącznie 890 zł.
Co ciekawe, inny jest także tryb dokonywania opłat. W polskim Urzędzie Patentowym opłaty regulowane są w dwóch turach: na etapie wnoszenia podania należy wnieść opłatę za zgłoszenie znaku, a dopiero po wydaniu pozytywnej decyzji opłatę za pierwszy dziesięcioletni okres ochronny oraz publikację. W konsekwencji, jeżeli Urząd Patentowy z różnych przyczyn odmówi rejestracji, druga część nie musi być regulowana.
Zgłaszając znak w EUIPO musimy natomiast zapłacić całą kwotę z góry, maksymalnie w ciągu kilku dni od momentu wysłania podania.
Ryzyko sprzeciwu
Zgłaszając znak towarowy trzeba liczyć się z tym, że podobne, a nawet identyczne znaki towarowe zostały już zarejestrowane na interesującym nas obszarze. Przy zgłoszeniu w Unii Europejskiej należy wziąć pod uwagę nie tylko znaki unijne, ale również znaki w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Statystycznie większe ryzyko wiąże się więc z rejestracją unijną. Ponadto przy zgłoszeniu znaku w Unii Europejskiej EUIPO wysyła monit o wpływających podaniach do właścicieli wcześniejszych, potencjalnie kolizyjnych znaków europejskich, aby umożliwić im wniesienie w terminie sprzeciwu do zgłoszenia. Zgodnie z informacjami publikowanymi przez EUIPO sprzeciw w procedurze unijnej jest wnoszony w przypadku jednego na pięć wniosków o rejestrację.
Polski Urząd Patentowy nie wysyła analogicznych informacji – uprawnieni do wcześniejszych znaków muszą monitorować bazy krajowe na bieżąco, we własnym zakresie. W procedurze krajowej zawężony jest również potencjalny zakres znaków kolizyjnych – pod uwagę bierzemy jedynie znaki polskie i unijne, co może obniżyć ryzyko prowadzenia postępowania sprzeciwowego.
A zatem – gdzie lepiej zarejestrować znak towarowy?
Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Rejestracja znaku unijnego, pomimo swojej atrakcyjności związanej z rozległym obszarem ochrony, niesie też duże ryzyko prowadzenia sporu z właścicielami wcześniejszych kolizyjnych znaków. Z drugiej strony zgłoszenie krajowe, chociaż tańsze, nie zabezpieczy naszych praw za granicą.
Każda rejestracja wymaga indywidualnego podejścia, a powyższe kryteria stanowią główne, ale nie jedyne czynniki, które należy wziąć pod uwagę, dlatego zachęcamy do konsultacji zgłoszenia z kancelarią prawa własności intelektualnej specjalizującej się w rejestracji znaków towarowych, która w oparciu o swoje doświadczenie pomoże wybrać optymalną opcję.